2009/04/18
■■英語で読もう！～米国特許ブログ Ｍａｒ.25-Apr.1 2009 vol.68
■■英語で読もう！〜米国特許ブログ Ｍａｒ.25-Apr.1 2009 vol.68 ------------------------------------------------------------ おはようございます。 弁理士 小山智子です。 暖かくなって、家の近くでこぶしの花が咲き始めました。 この時期、まだ葉の多くない山では、 こぶしの花がとても目立ってきれいです。 山桜はまだですが、 ソメイヨシノの桜の花もようやく開花し なんとなく山もにぎやかです。 春の俳句の季語に「山笑う」という言葉があります。 この季節にはぴったりですね。 何となく華やいでにぎやかになってくる、 この季節は楽しみです。 さて、今回は、先行文献が、 先行する、というために要求される要件についてです。 先行技術に記載されたものが 化合物であった場合、 どの程度先行文献に記載されていれば、 先行している、と判断されるのでしょうか。 ご興味のある方は、拙い訳で申し訳ございませんが 日本語だけでもどうぞ。 □ Patent Hawk Dr.Gary Odom さんのブログからです。 <http://www.patenthawk.com/blog/> 毎週少しづつですが、楽しく勉強をしてゆきましょう。 ------------------------------------------------------------ ■■March 26, 2009 ■Useless But Enabling >>Martin Gleave and Maxim Signaevsky tried for a patent on an antisense oligodeoxynucleotide, an organic compound. Examiner prior art rejection was upheld by the patent board. On CAFC appeal, two points were made: 1) a reference is anticipatory if enabling, regardless of utility; and 2) knowing a genus anticipates all its species if the genus is so limited that the species hold no mystery. >>In re Martin Gleave and Maxim Signaevsky (CAFC 2008-1453) precedential >>On appeal, the issue was whether a comprehensive reference listing of every relevant antisense "oligodeoxynucleotide in a known nucleic acid sequence anticipates or renders obvious claims to specific antisense sequences having particular properties." >>§ 102(b) copiously defined: >>>>A reference is anticipatory under § 102(b) when it satisfies particular requirements. First, the reference must disclose each and every element of the claimed invention, whether it does so explicitly or inherently. Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharms., Inc., 471 F.3d 1369, 1375 (Fed.Cir.2006). While those elements must be "arranged or combined in the same way as in the claim," Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1370 (Fed.Cir.2008), the reference need not satisfy an ipsissimis verbis test, In re Bond, 910 F.2d 831, 832-33 (Fed.Cir.1990). Second, the reference must "enable one of ordinary skill in the art to make the invention without undue experimentation." Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms. Inc., 545 F.3d 1312, 1314 (Fed.Cir.2008); see In re LeGrice, 301 F.2d 929, 940-44 (CCPA 1962). As long as the reference discloses all of the claim limitations and enables the "subject matter that falls within the scope of the claims at issue," the reference anticipates --no "actual creation or reduction to practice" is required. Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc., 339 F.3d 1373, 1380-81 (Fed.Cir.2003); see In re Donohue, 766 F.2d 531, 533 (Fed.Cir.1985). This is so despite the fact that the description provided in the anticipating reference might not otherwise entitle its author to a patent. See Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1562 (Fed. Cir.1991) (discussing the "distinction between a written description adequate to support a claim under § 112 and a written description sufficient to anticipate its subject matter under § 102(b)"). >>>>[A]nticipation is a question of fact, including whether an element is inherent in the prior art. Eli Lilly, 471 F.3d at 1375. And as with 35 U.S.C. § 112, "[w]hether a prior art reference is enabling is a question of law based upon underlying factual findings." Minn.Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1301 (Fed.Cir.2002). >>A prior art reference must be enabling, but need say nothing of its usefulness. >>>>We have at times framed the issue of enablement under § 102 as a question of whether one of ordinary skill in the art would know how to "make and use" the invention based on the reference's disclosure. See, e.g., Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms., Inc., 468 F.3d 1366, 1381 (Fed.Cir.2006) ("[A] prior art reference must be enabling so that the claimed subject matter may be made or used by one skilled in the art."); Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., 246 F.3d 1368, 1374 (Fed.Cir.2001) ("To anticipate, the reference must also enable one of skill in the art to make and use the claimed invention."). Taken out of context, these formulations of our § 102 enablement standard arguably support a use or utility requirement divorced from any "make" requirement. A thorough reading of our case law, however, makes clear that a reference need disclose no independent use or utility to anticipate a claim under § 102. E.g., Novo Nordisk Pharms., Inc. v. Bio-Tech.Gen.Corp., 424 F.3d 1347, 1355 (Fed.Cir.2005) ("The standard for enablement of a prior art reference for purposes of anticipation under [§] 102 differs from the enablement standard under 35 U.S.C. § 112."); Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp., 413 F.3d 1318, 1326 (Fed.Cir.2005) ("[A] prior art reference need not demonstrate utility in order to serve as an anticipating reference under [§] 102."); In re Hafner, 410 F.2d 1403, 1405 (CCPA 1969) ("[Section] 112 provides that the specification must enable one skilled in the art to 'use' the invention whereas § 102 makes no such requirement as to an anticipatory disclosure."). >>So, for chemical compounds, only knowledge of their existence in the prior art is required. >>>>[E]vidence as to whether particular compounds work for their intended purpose is irrelevant to our § 102(b) analysis. Certainly where the claims themselves do not require a particular activity, we have no call to require something more from the anticipating reference. >>Anticipation of a method requires only that the method was known. >>>>The confusion stems from the fact that where a method claim is at issue, it is a largely meaningless formulation of the standard to require a reference to disclose how to "make" that method in order to anticipate. For method claims, the "make" requirement becomes, in effect, a "use" requirement. The only way one can show that a reference enables the method is to show that a person of ordinary skill would know how to use --in other words, to practice or to carry out--the method in light of the reference. This does not mean, however, that the prior art reference must demonstrate the invention's utility. For instance, in the context of a claimed method for treating a disease, a prior art reference need not disclose "proof of efficacy" to anticipate the claim. Impax Labs., 545 F.3d at 1315; Rasmusson, 413 F.3d at 1326. >>Gleave argued, citing Wiggins, that an entry in a list of compounds was insufficient as prior art. (citing In re Wiggins, 488 F.2d 538, 543 (CCPA 1973) (quotations omitted)). >>>>In Wiggins, the Court of Customs and Patent Appeals stated: >>>>>>In our view, [the alleged anticipatory reference's] listing of the compounds by name constituted nothing more than speculation about their potential or theoretical existence. The mere naming of a compound in a reference, without more, cannot constitute a description of the compound, particularly when, as in this case, the evidence of record suggests that a method suitable for its preparation was not developed until a date later than that of the reference. >>>>>>If we were to hold otherwise, lists of thousands of theoretically possible compounds could be generated and published which, assuming it would be within the level of skill in the art to make them, would bar a patent to the actual discoverer of a named compound no matter how beneficial to mankind it might be. 488 F.2d at 543 (emphases added). >>But Wiggins went to an unenabling reference. >>>>Gleave reads Wiggins to suggest that a description of a compound cannot be anticipatory where it appears in a long list of other compounds. That conclusion, however, ignores the facts at issue in that case. Contrary to Gleave's representations, no evidence existed that a person of ordinary skill in the art could make the compounds disclosed in the alleged anticipatory reference at the time of disclosure. The reference, published in 1957, mentioned by name two compounds that fell within the scope of Wiggins's claims. But the reference also noted that the synthesis of these compounds had been unsuccessful; further, the only publication of record that disclosed a method of making the compounds was not published until two years later. In short, the reference was not an enabling reference-- no person of ordinary skill in the art could make the claimed invention in 1957. >>>>The Wiggins court stated that "[t]he mere naming of a compound in a reference, without more, cannot constitute a description of the compound." 488 F.2d at 543. We agree. The mere naming of a theoretical compound, without more, cannot constitute a description under § 102(b). "Without more" is the key phrase, and read as a whole Wiggins makes clear just what this something "more" is --a person of ordinary skill in the art's ability to make the claimed compound. See also Donohue, 766 F.2d at 533-34; In re Samour, 571 F.2d 559, 562-64 (CCPA 1978); In re Brown, 329 F.2d 1006, 1009-10 (CCPA 1964) (discussing In re Von Bramer, 127 F.2d 149 (CCPA 1942)). This point is underscored by the excerpt: not once, not twice, but three times the court pointed out that its discussion was in the context of "potential or theoretical" compounds. That was the issue presented to the court, and that was the issue it decided. >>>>In sum, "[t]he discovery of a new property or use of a previously known composition, even when that property and use are unobvious from the prior art, can not impart patentability to claims to the known composition." In re Spada, 911 F.2d 705, 708 (Fed.Cir.1990). >>When a genus is comprehensible as to its species, "a reference describing the genus anticipates every species within the genus." >>>>For the purposes of whether they are anticipatory, lists and genera are often treated differently under our case law. Compare Perricone v. Medicis Pharm.Corp., 432 F.3d 1368, 1376 (Fed.Cir.2005) (rejecting "the notion that [a compound] cannot anticipate because it appears without special emphasis in a longer list") ("It is well established that the disclosure of a genus in the prior art is not necessarily a disclosure of every species that is a member of that genus."). This distinction collapses when the class of compounds that falls within the genus is so limited that a person of ordinary skill in the art can "at once envisage each member of this limited class." Eli Lilly, 471 F.3d at 1376. In that limited circumstance, a reference describing the genus anticipates every species within the genus. See Perricone, 432 F.3d at 1377. ■無用だが、実施可能 >>マーティン・グリーブ社とマクシム・サインスキー社は、 有機化合物、アンチセンスオリゴデオキシヌクレオチドの特許を取得しようとした。 審査官の引例拒絶は、特許審判部によって支持された。 CAFC 控訴では、２点が議論された。 1) 実施可能であれば、有用性にかかわらず、引例は先行する。 そして、2) 種が不明でないように属が限定されているならば、 既知の属によって、全ての種が先行される。 >>マーティン・グリーブ社マクシム・サインスキー社(CAFC 2008-1453) >>控訴における論点は、既知の核酸配列の中で、 全ての関連アンチセンス"オリゴデオキシヌクレオチドを列挙する総合引例が、 先行する、すなわち 特別の特性を有する固有アンチセンス配列に対して自明クレームを提示する。 >>§１０２（ｂ）は大量の定義をした： >>>>引例は、特定要件を満足する場合に、§102(b)において先行する。 最初に、クレーム発明の各そして全要素を 明示的にあるいは内在的に開示している必要がある。 それらの要素が、"クレームのものと同様に配列され組み合わされている"必要があるが、 引例は、伝記テストを満たす必要はない。 第二に、引例によって "当業者が過度の実験をせずに発明を作ることができる"必要がある。 引例がクレーム制限の全てを開示し、 問題のクレーム範囲の中の発明を実施可能としている限りは、 引例は先行する。 --"実際の製造や実施化"は全く必要ない。 これは、先行引例中の記述によって、 さもないと、執筆者に特許権が与えられない可能性があっても適用される。 ("§112においてクレームを適切に支持する記載要件と § 102(b)において発明を先行するのに十分な記載要件との間の違いについて、論じる。"). 先行するかどうかは、 要素が引例に固有であるかの問題を含む事実問題である。 そして、35 U.S.C. § 112と同様に、 "従来引例が実施可能にしているかどうかは、 事実認定に基づく法律問題である。" >>従来引例は、実施可能である必要がある。 しかし実用性は問題にされない。 >>>>我々は時々、§ 102 における実施可能の問題を、 当業者が引例開示に基づいて、その発明をどのように"作り使用するか"を 知っているかどうかという問題の論点としてまとめた。 ("従来引例は、当業者がクレーム発明を作り使用できるように 実施可能にされている必要がある。"); ("先行するためには、引例は、当業者が クレーム発明を作り使用できるようにする必要がある。") 文脈を無視すると、我々の§ 102の実施化基準におけるこれらの公式化は、 ほぼ間違いなく、いかなる"製造"要件からも分離した使用や実用性を貫く。 しかしながら、我々が判例法を徹底的に読むと、 § 102のもとで、クレームに先行するためには、引例に、 単独の使用または実用性が開示されている必要はない、ことが明らかになる。 ("35 U.S.C. §102 の引例先行における実施可能性の基準は、 § 112での実施可能性の基準とは異なる。）； ラムッソン 対 スミスクライン・ビーチャム社(Fed.Cir.2005) ("§102の引例となるためには、実用性を示す必要はない。"）； ハフナー事件 ("§ 112では、明細書によって当業者が発明を'使用できなければならない。 一方、§ 102 の先行開示としてそのような要件はない。"). >>よって、化合物では、 引例で存在が知られていることだけが要件となる。 >>>>特定の化合物が用途に役立つかどうかの証拠は、 我々の§ 102(b) の分析論点から外れている。 確かにクレーム自身は特殊な活性を必要とせず、 我々が先行引例以上のものを必要としなくてもよい。 >>ある方法に先行するためには、単にその方法が知られていれば良い。 >>>>方法クレームが問題となっているところで、 先行のために、その方法をどのように"作る"かの開示を引例に要求するのは、 概して基準の無意味な定式化である、という事実から混乱が生ずる。 方法クレームでは、"製造"要件は、事実上、"使用"要件となる。 引例によって方法が実施可能であることを示す唯一の方法は、 引例に基づいて当業者が、その方法をどのように使用するか --言い換えれば、どのように実行あるいは実施するか-- を知っていることを示すことである。 これは、しかしながら、従来技術引例が有用性を立証する必要がある ことは意味しない。 例えば、病気治療のためのクレーム方法では、 クレームに先行するために従来技術引例に "効果の証明"が開示される必要はない。 >>グリーブは、ウィギンズ事件を引用して 化合物のリスト事項は従来技術としては不十分と主張した。 >>>>ウィギンズ事件で、関税特許控訴裁判所は述べた： >>>>>>我々の考えでは、 [主張引例]の名称による化合物のリストは、 潜在的または理論的な存在の推測以上のものではない。 引例での化合物の単なる命名は、それ以上のものでもなく 特に、この事件のように、記録証拠によって引例の日後まで、 調合に適した方法が開発されていなかったことを示されている際は、 化合物の記述とはならない。 >>>>>>もしそうでなければ、 何千という理論的に可能な化合物のリストが生み出され出版され、 当業者が作ることが可能なレベルであると仮定すれば、 人類によっていかに重要であろうとしても、 命名化合物の実際の発見に対する特許の障壁となる。 >>けれどもウィギンズ事件は、実施不可能な引例を議論した。 >>>>グリーブは、他の化合物の長いリストの中にある化合物の記述で先行されない、 とウィギンズ事件を読む。 その結論では、しかしながら、その事件における論点の事実が無視される。 グリーブの主張に反して、 開示の際に主張先行引例に開示された化合物を 当業者が作ることができたという証拠は存在しなかった。 1957年に出版された引例で、 ウィギンズ事件のクレーム内の２つの化合物が名称で言及されている。 けれども引例には、それらの化合物合成はそれまで成功していなかった という点も言及されていた。； その化合物を生成する方法についての開示記録の唯一の出版物は、 その２年後まで出版されていなかった。 要するに、引例は実施可能な引例ではなかった-- 当業者の誰もが1957年にクレーム発明を作ることはできなかった。 >>>>ウィギンズ法廷は、 "引例の中で化合物が命名されていただけでは、化合物の記述とはならない、"と述べた。 我々は同意する。 理論的な化合物の単なる命名は、それ以上ではなく、§102(b)の記述とはならない。 "それ以上でなく"というのは、キー・フレーズである。 そして、全体としてウィギンズ事件を読めば、 この何か"それ以上"が何を意味するのか、 --クレーム化合物を生成する当業者の能力、であることが明らかになる。 この点は抜粋で理解できる。 地裁は、１度ではなく、２度でもなく、３度、 "可能なまたは理論的な"化合物の議論であったことを指摘した。 それは法廷に示され、判決された論点であった。 >>>>要するに、"従来から既知の構成に対して新しい特性や利用法を発見した者は、 その特性や利用法が従来技術から非自明であったとしても、 既知の構成のクレームに特許は与えられない。" >>種と同様に属が理解できる場合には、 "属を記述した引例は、その属の全ての種に先行する。" >>>>我々の判例法では、先行の判断において リストと種数はしばしば別に扱われる。 ("長いリストにおいて特に強調せずに記載されていたため、 化合物は先行されないとの意見"を否定。） ("従来技術の中で属が開示されていても 必ずしも、属の構成の全種の開示にはならないということが確立している。"。） この特徴は、属の中の化合物のクラスが制限されていて 当業者が"すぐに限定クラスに含まれる全種を創造することができる場合には"破綻する。 そのような制限された状況では、 属を記述する引例によって、属の中の全ての種が先行される。 以下は英語学習用です。--------------------------------------- ■■March 26, 2009 ■Useless But Enabling 無用だが、実施可能 >>Martin Gleave and Maxim Signaevsky tried for a patent on an antisense oligodeoxynucleotide, an organic compound. マーティン・グリーブ社とマクシム・サインスキー社は、 有機化合物、アンチセンスオリゴデオキシヌクレオチドの特許を取得しようとした。 Examiner prior art rejection was upheld by the patent board. 審査官の引例拒絶は、特許審判部によって支持された。 On CAFC appeal, two points were made: 1) a reference is anticipatory if enabling, regardless of utility; and 2) knowing a genus anticipates all its species if the genus is so limited that the species hold no mystery. CAFC 控訴では、２点が議論された。 1) 実施可能であれば、有用性にかかわらず、引例は先行する。 そして、2) 種が不明でないように属が限定されているならば、 既知の属によって、全ての種が先行される。 >>In re Martin Gleave and Maxim Signaevsky (CAFC 2008-1453) precedential マーティン・グリーブ社マクシム・サインスキー社(CAFC 2008-1453) >>On appeal, the issue was whether a comprehensive reference listing of every relevant antisense "oligodeoxynucleotide in a known nucleic acid sequence anticipates or renders obvious claims to specific antisense sequences having particular properties." 控訴における論点は、 既知の核酸配列の中で、 全ての関連アンチセンス"オリゴデオキシヌクレオチドを列挙する総合引例が、 先行する、すなわち 特別の特性を有する固有アンチセンス配列に対して自明クレームを提示する。 >>§ 102(b) copiously defined: §１０２（ｂ）は大量の定義をした： >>>>A reference is anticipatory under § 102(b) when it satisfies particular requirements. 引例は、特定要件を満足する場合に、§102(b)において先行する。 First, the reference must disclose each and every element of the claimed invention, whether it does so explicitly or inherently. Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharms., Inc., 471 F.3d 1369, 1375 (Fed.Cir.2006). 最初に、クレーム発明の各そして全要素を 明示的にあるいは内在的に開示している必要がある。 While those elements must be "arranged or combined in the same way as in the claim," Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1370 (Fed.Cir.2008), the reference need not satisfy an ipsissimis verbis test, In re Bond, 910 F.2d 831, 832-33 (Fed.Cir.1990). それらの要素が、"クレームのものと同様に配列され組み合わされている"必要があるが、 引例は、伝記テストを満たす必要はない。 Second, the reference must "enable one of ordinary skill in the art to make the invention without undue experimentation." Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms. Inc., 545 F.3d 1312, 1314 (Fed.Cir.2008); see In re LeGrice, 301 F.2d 929, 940-44 (CCPA 1962). 第二に、引例によって "当業者が過度の実験をせずに発明を作ることができる"必要がある。 As long as the reference discloses all of the claim limitations and enables the "subject matter that falls within the scope of the claims at issue," the reference anticipates --no "actual creation or reduction to practice" is required. Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc., 339 F.3d 1373, 1380-81 (Fed.Cir.2003); see In re Donohue, 766 F.2d 531, 533 (Fed.Cir.1985). 引例がクレーム制限の全てを開示し、 問題のクレーム範囲の中の発明を実施可能としている限りは、 引例は先行する。 --"実際の製造や実施化"は全く必要ない。 This is so despite the fact that the description provided in the anticipating reference might not otherwise entitle its author to a patent. See Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1562 (Fed. Cir.1991) これは、先行引例中の記述によって、 さもないと、執筆者に特許権が与えられない可能性があっても適用される。 (discussing the "distinction between a written description adequate to support a claim under § 112 and a written description sufficient to anticipate its subject matter under § 102(b)"). ("§112においてクレームを適切に支持する記載要件と § 102(b)において発明を先行するのに十分な記載要件との間の違いについて、論じる。"). >>>>[A]nticipation is a question of fact, including whether an element is inherent in the prior art. Eli Lilly, 471 F.3d at 1375. 先行するかどうかは、 要素が引例に固有であるかの問題を含む事実問題である。 And as with 35 U.S.C. § 112, "[w]hether a prior art reference is enabling is a question of law based upon underlying factual findings." Minn.Mining & Mfg. Co. v. Chemque, Inc., 303 F.3d 1294, 1301 (Fed.Cir.2002). そして、35 U.S.C. § 112と同様に、 "従来引例が実施可能にしているかどうかは、 事実認定に基づく法律問題である。" >>A prior art reference must be enabling, but need say nothing of its usefulness. 従来引例は、実施可能である必要がある。 しかし実用性は問題にされない。 >>>>We have at times framed the issue of enablement under § 102 as a question of whether one of ordinary skill in the art would know how to "make and use" the invention based on the reference's disclosure. 我々は時々、§ 102 における実施可能の問題を、 当業者が引例開示に基づいて、その発明をどのように"作り使用するか"を 知っているかどうかという問題の論点としてまとめた。 See, e.g., Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms., Inc., 468 F.3d 1366, 1381 (Fed.Cir.2006) ("[A] prior art reference must be enabling so that the claimed subject matter may be made or used by one skilled in the art."); ("従来引例は、当業者がクレーム発明を作り使用できるように 実施可能にされている必要がある。"); Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., 246 F.3d 1368, 1374 (Fed.Cir.2001) ("To anticipate, the reference must also enable one of skill in the art to make and use the claimed invention."). ("先行するためには、引例は、当業者が クレーム発明を作り使用できるようにする必要がある。") Taken out of context, these formulations of our § 102 enablement standard arguably support a use or utility requirement divorced from any "make" requirement. 文脈を無視すると、我々の§ 102の実施化基準におけるこれらの公式化は、 ほぼ間違いなく、いかなる"製造"要件からも分離した使用や実用性を貫く。 A thorough reading of our case law, however, makes clear that a reference need disclose no independent use or utility to anticipate a claim under § 102. E.g., Novo Nordisk Pharms., Inc. v. Bio-Tech.Gen.Corp., 424 F.3d 1347, 1355 (Fed.Cir.2005) しかしながら、我々が判例法を徹底的に読むと、 § 102のもとで、クレームに先行するためには、引例に、 単独の使用または実用性が開示されている必要はない、ことが明らかになる。 ("The standard for enablement of a prior art reference for purposes of anticipation under [§] 102 differs from the enablement standard under 35 U.S.C. § 112."); ("35 U.S.C. §102 の引例先行における実施可能性の基準は、 § 112での実施可能性の基準とは異なる。）； Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp., 413 F.3d 1318, 1326 (Fed.Cir.2005) ("[A] prior art reference need not demonstrate utility in order to serve as an anticipating reference under [§] 102."); ラムッソン 対 スミスクライン・ビーチャム社(Fed.Cir.2005) ("§102の引例となるためには、実用性を示す必要はない。"）； In re Hafner, 410 F.2d 1403, 1405 (CCPA 1969) ("[Section] 112 provides that the specification must enable one skilled in the art to 'use' the invention whereas § 102 makes no such requirement as to an anticipatory disclosure."). ハフナー事件 ("§ 112では、明細書によって当業者が発明を'使用できなければならない。 一方、§ 102 の先行開示としてそのような要件はない。"). >>So, for chemical compounds, only knowledge of their existence in the prior art is required. よって、化合物では、 引例で存在が知られていることだけが要件となる。 >>>>[E]vidence as to whether particular compounds work for their intended purpose is irrelevant to our § 102(b) analysis. 特定の化合物が用途に役立つかどうかの証拠は、 我々の§ 102(b) の分析論点から外れている。 Certainly where the claims themselves do not require a particular activity, we have no call to require something more from the anticipating reference. 確かにクレーム自身は特殊な活性を必要とせず、 我々が先行引例以上のものを必要としなくてもよい。 >>Anticipation of a method requires only that the method was known. ある方法に先行するためには、単にその方法が知られていれば良い。 >>>>The confusion stems from the fact that where a method claim is at issue, it is a largely meaningless formulation of the standard to require a reference to disclose how to "make" that method in order to anticipate. 方法クレームが問題となっているところで、 先行のために、その方法をどのように"作る"かの開示を引例に要求するのは、 概して基準の無意味な定式化である、という事実から混乱が生ずる。 For method claims, the "make" requirement becomes, in effect, a "use" requirement. 方法クレームでは、"製造"要件は、事実上、"使用"要件となる。 The only way one can show that a reference enables the method is to show that a person of ordinary skill would know how to use --in other words, to practice or to carry out--the method in light of the reference. 引例によって方法が実施可能であることを示す唯一の方法は、 引例に基づいて当業者が、その方法をどのように使用するか --言い換えれば、どのように実行あるいは実施するか-- を知っていることを示すことである。 This does not mean, however, that the prior art reference must demonstrate the invention's utility. これは、しかしながら、従来技術引例が有用性を立証する必要がある ことは意味しない。 For instance, in the context of a claimed method for treating a disease, a prior art reference need not disclose "proof of efficacy" to anticipate the claim. Impax Labs., 545 F.3d at 1315; Rasmusson, 413 F.3d at 1326. 例えば、病気治療のためのクレーム方法では、 クレームに先行するために従来技術引例に "効果の証明"が開示される必要はない。 >>Gleave argued, citing Wiggins, that an entry in a list of compounds was insufficient as prior art. (citing In re Wiggins, 488 F.2d 538, 543 (CCPA 1973) (quotations omitted)). グリーブは、ウィギンズ事件を引用して 化合物のリスト事項は従来技術としては不十分と主張した。 >>>>In Wiggins, the Court of Customs and Patent Appeals stated: ウィギンズ事件で、関税特許控訴裁判所は述べた： >>>>>>In our view, [the alleged anticipatory reference's] listing of the compounds by name constituted nothing more than speculation about their potential or theoretical existence. 我々の考えでは、 [主張引例]の名称による化合物のリストは、 潜在的または理論的な存在の推測以上のものではない。 The mere naming of a compound in a reference, without more, cannot constitute a description of the compound, particularly when, as in this case, the evidence of record suggests that a method suitable for its preparation was not developed until a date later than that of the reference. 引例での化合物の単なる命名は、それ以上のものでもなく 特に、この事件のように、記録証拠によって引例の日後まで、 調合に適した方法が開発されていなかったことを示されている際は、 化合物の記述とはならない。 >>>>>>If we were to hold otherwise, lists of thousands of theoretically possible compounds could be generated and published which, assuming it would be within the level of skill in the art to make them, would bar a patent to the actual discoverer of a named compound no matter how beneficial to mankind it might be. 488 F.2d at 543 (emphases added). もしそうでなければ、 何千という理論的に可能な化合物のリストが生み出され出版され、 当業者が作ることが可能なレベルであると仮定すれば、 人類によっていかに重要であろうとしても、 命名化合物の実際の発見に対する特許の障壁となる。 >>But Wiggins went to an unenabling reference. けれどもウィギンズ事件は、実施不可能な引例を議論した。 >>>>Gleave reads Wiggins to suggest that a description of a compound cannot be anticipatory where it appears in a long list of other compounds. グリーブは、他の化合物の長いリストの中にある化合物の記述で先行されない、 とウィギンズ事件を読む。 That conclusion, however, ignores the facts at issue in that case. その結論では、しかしながら、その事件における論点の事実が無視される。 Contrary to Gleave's representations, no evidence existed that a person of ordinary skill in the art could make the compounds disclosed in the alleged anticipatory reference at the time of disclosure. グリーブの主張に反して、 開示の際に主張先行引例に開示された化合物を 当業者が作ることができたという証拠は存在しなかった。 The reference, published in 1957, mentioned by name two compounds that fell within the scope of Wiggins's claims. 1957年に出版された引例で、 ウィギンズ事件のクレーム内の２つの化合物が名称で言及されている。 But the reference also noted that the synthesis of these compounds had been unsuccessful; further, the only publication of record that disclosed a method of making the compounds was not published until two years later. けれども引例には、それらの化合物合成はそれまで成功していなかった という点も言及されていた。； その化合物を生成する方法についての開示記録の唯一の出版物は、 その２年後まで出版されていなかった。 In short, the reference was not an enabling reference-- no person of ordinary skill in the art could make the claimed invention in 1957. 要するに、引例は実施可能な引例ではなかった-- 当業者の誰もが1957年にクレーム発明を作ることはできなかった。 >>>>The Wiggins court stated that "[t]he mere naming of a compound in a reference, without more, cannot constitute a description of the compound." 488 F.2d at 543. ウィギンズ法廷は、 "引例の中で化合物が命名されていただけでは、化合物の記述とはならない、"と述べた。 We agree. 我々は同意する。 The mere naming of a theoretical compound, without more, cannot constitute a description under § 102(b). 理論的な化合物の単なる命名は、それ以上ではなく、§102(b)の記述とはならない。 "Without more" is the key phrase, and read as a whole Wiggins makes clear just what this something "more" is --a person of ordinary skill in the art's ability to make the claimed compound. See also Donohue, 766 F.2d at 533-34; In re Samour, 571 F.2d 559, 562-64 (CCPA 1978); In re Brown, 329 F.2d 1006, 1009-10 (CCPA 1964) (discussing In re Von Bramer, 127 F.2d 149 (CCPA 1942)). "それ以上でなく"というのは、キー・フレーズである。 そして、全体としてウィギンズ事件を読めば、 この何か"それ以上"が何を意味するのか、 --クレーム化合物を生成する当業者の能力、であることが明らかになる。 This point is underscored by the excerpt: not once, not twice, but three times the court pointed out that its discussion was in the context of "potential or theoretical" compounds. この点は抜粋で理解できる。 地裁は、１度ではなく、２度でもなく、３度、 "可能なまたは理論的な"化合物の議論であったことを指摘した。 That was the issue presented to the court, and that was the issue it decided. それは法廷に示され、判決された論点であった。 >>>>In sum, "[t]he discovery of a new property or use of a previously known composition, even when that property and use are unobvious from the prior art, can not impart patentability to claims to the known composition." In re Spada, 911 F.2d 705, 708 (Fed.Cir.1990). 要するに、"従来から既知の構成に対して新しい特性や利用法を発見した者は、 その特性や利用法が従来技術から非自明であったとしても、 既知の構成のクレームに特許は与えられない。" >>When a genus is comprehensible as to its species, "a reference describing the genus anticipates every species within the genus." 種と同様に属が理解できる場合には、 "属を記述した引例は、その属の全ての種に先行する。" >>>>For the purposes of whether they are anticipatory, lists and genera are often treated differently under our case law. 我々の判例法では、先行の判断において リストと種数はしばしば別に扱われる。 Compare Perricone v. Medicis Pharm.Corp., 432 F.3d 1368, 1376 (Fed.Cir.2005) (rejecting "the notion that [a compound] cannot anticipate because it appears without special emphasis in a longer list") ("長いリストにおいて特に強調せずに記載されていたため、 化合物は先行されないとの意見"を否定。） ("It is well established that the disclosure of a genus in the prior art is not necessarily a disclosure of every species that is a member of that genus."). ("従来技術の中で属が開示されていても 必ずしも、属の構成の全種の開示にはならないということが確立している。"。） This distinction collapses when the class of compounds that falls within the genus is so limited that a person of ordinary skill in the art can "at once envisage each member of this limited class." Eli Lilly, 471 F.3d at 1376. この特徴は、属の中の化合物のクラスが制限されていて 当業者が"すぐに限定クラスに含まれる全種を創造することができる場合には"破綻する。 In that limited circumstance, a reference describing the genus anticipates every species within the genus. See Perricone, 432 F.3d at 1377. そのような制限された状況では、 属を記述する引例によって、属の中の全ての種が先行される。 ------------------------------------------------------------ ■■編集人 弁理士 小山智子 ＊誤訳には注意をしておりますが、何分勉強中ですので、 もし、誤訳個所がありましたらコメントをお願い致します。 また、記事に関してのコメントもお待ちしております。 e-mail:melmaga＠take8.net ＠を小文字に書き替えてください。 ＊英文記事は、本メルマガへの掲載について ブロ グ発行者の方から承認していただいております。 ＊本メルマガの著作権は、英文記事はブログ発行者の方に、 日本文記事は小山智子に属します。 ＊転送はご自由にどうぞ。 興味のある方にお勧めいただけると嬉しいです。 ------------------------------------------------------------ 以下は、まぐまぐからのお知らせです。
